Jak zrobić prawidłową weryfikację znaku towarowego?

Zapewne rozumiesz, że marka firmy jest bardzo ważna dla finalnego sukcesu rynkowego. Należy dbać nie tylko o jej promocję, ale przede wszystkim skutecznie ją chronić. A to zapewni Ci tylko rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zanim jednak zrobisz zgłoszenie, powinieneś sprawdzić, czy sam nie naruszasz swoją nazwą cudzych praw. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega prawidłowa weryfikacja znaku towarowego.

Czym jest weryfikacja zdolności rejestrowej znaku?

Upraszczając, opiera się ona na dwóch etapach:

1. ocenia się, czy występują jakieś bezwzględne przeszkody rejestracji (np. czy w logo nie ma niedozwolonych symboli jak godło RP lub czy znak nie jest opisowy);
2. wyszukuje się identyczne i podobne znaki, które mogą stanowić kolizję do Twojego zgłoszenia.

W tym pierwszym przypadku ekspert rozpatrujący Twoje zgłoszenie sam odmówi Ci ochrony. Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Według statystyk Urzędu Patentowego z lat 2015-2020 z taką odmową spotkało się około 28% zgłoszeń. To niemal jeden wniosek na trzy! Przeszkody z punktu drugiego nie sprawią, że ochrony nie dostaniesz. Istnieje jednak wtedy ryzyko, że albo właściciel wcześniejszego prawa złoży sprzeciw albo w ciągu 5 lat spróbuje Ci znak unieważnić.

Co najważniejsze, skuteczna rejestracja Twojego znaku towarowego nie oznacza, że możesz się taką marką posługiwać. O ile łamiesz w ten sposób cudze prawa, to w każdej chwili możesz zostać pozwany. Aby tego ryzyka uniknąć, warto zlecić analizę swojej marki rzecznikowi patentowemu. Nawet jeżeli znajdzie on jakieś przeszkody, to może Ci doradzić jak je obejść. A to zapewni Ci bezpieczeństwo.

Zobacz również:

• Zastrzeżenie nazwy firmy. Ile to kosztuje?

Czy muszę zrobić badanie zdolności rejestrowej znaku?

Nie, ale zdecydowanie powinieneś to zrobić. Zgłaszanie znaku towarowego bez badania jest jak przechodzenie przez ulicę z zamkniętymi oczami. Kilka razy Ci się to pewnie uda, ale przy pierwszej stłuczce ryzykujesz życiem.

Taka pogłębiona weryfikacja pozwoli uniknąć Ci potencjalnych problemów, zanim się one pojawią. Dzięki tej usłudze zaoszczędzisz czas i pieniądze. Możesz nawet nie być świadomy, że ktoś wcześniej już wpadł na podobną nazwę do Twojej.

Wyobraź sobie taką sytuację: wymyśliłeś nazwę dla swojego nowego produktu, wprowadzasz go na rynek, inwestujesz w reklamę. W końcu decydujesz się na zgłoszenie nazwy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym w Polsce. Do Twojego zgłoszenia ktoś zgłosi sprzeciw, powołując się na swoje wcześniejsze prawo – znak towarowy zarejestrowany na terenie UE. 

Jeżeli przegrasz spór, to poniesiesz nie tylko koszty swojego pełnomocnika, ale także zwrócisz stronie przeciwnej opłaty związane z postępowaniem sprzeciwowym, oraz koszty jej reprezentacji. Przepadną również wszystkie środki zainwestowane w promocję marki.

Zdolność odróżniająca znaku towarowego – co to takiego?

Nie każdą nazwę czy logo można zarejestrować w Urzędzie Patentowym. Ekspert odmówi rejestracji znakom, które nie mają zdolności odróżniającej. Do tej grupy należą znaki opisowe. Wskazują bowiem wprost na oferowane usługi lub towary. Jeżeli chcesz nazwać swoją budkę z lodami „Pyszne lody”, to ekspert odrzuci Twoje zgłoszenie. Przyznanie ochrony na takie określenie za mocno zmonopolizowałoby rynek kosztem danej niszy.

Generalnie najczęstszym powodem odmowy rejestracji jest fakt, że dane oznaczenie jest niedystynktywne. Chodzi o to, że wybrana przez Ciebie nazwa musi pozwolić na wyróżnienie Twojej oferty na rynku. Tej funkcji nie spełniają określania łopatologicznie wskazujące, co oferujesz. I nie ma wtedy znaczenia, że nikt do tej pory takiej nazwy nie używał. Jeżeli potencjalny klient widząc nazwę „VIP MEBLE”, od razu odczyta, że sprzedajesz meble, to ochrony nie dostaniesz.

Katalog, jakie znaki nie zostaną zarejestrowane, jest zdecydowanie szerszy. Ekspert odrzuci także Twój wniosek między innymi w sytuacji, gdy zgłoszony znak:

• jest oznaczeniem, które weszło do języka potocznego (np. las w słoiku);
• jest oznaczeniem niedystynktywnym (np. „okazje”, „super” czy „pro”);
• jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub narusza dobre obyczaje, np. nazwa jest wulgarna;
• obraża uczucia religijne lub tradycje narodowe.

Jak widzisz, takich wyłączeń jest sporo. Nie wszystkie są łatwe do zlokalizowania. Przykładowo za wulgarne uznano znaki „Pożar w burdelu” oraz „Dupeczka”. Odrzucono również znaki zawierające w logo symbol Polski Walczącej.

Kiedy zdecydować się na analizę prawną marki?

Analizę znaku towarowego najlepiej wykonać, zanim jeszcze wejdziesz z daną marką na rynek. Powinieneś mieć pewność, że taka marka jest bezpieczna. Robiąc badanie po kilku latach, mogą Cię niemiło zaskoczyć wnioski rzecznika patentowego.

Taką weryfikację powinieneś zrobić:

• przed założeniem firmy;
• przed wprowadzeniem produktu czy usługi na rynek;
• przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego;
• przed uruchomieniem swojej strony internetowej.

Gdzie szukać kolizyjnych znaków towarowych?

Urzędy Patentowe udostępniają bezpłatnie na swoich stronach internetowych wyszukiwarki, dzięki którym można sprawdzić zgłoszone i zarejestrowane znaki.

Musisz wiedzieć, że chcąc zgłosić znak w Urzędzie Patentowym w Polsce, kolizją do Twojego znaku będą nie tylko znaki zgłoszone do tego urzędu. Należy także przeszukać bazę znaków unijnych oraz międzynarodowych. Zgłaszając znak do EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ochronę otrzymuje się w każdym kraju należącym do UE. W takim przypadku należy zweryfikować również bazy krajowych urzędów patentowych.

Robiąc takie badanie, nie ograniczaj się tylko do identycznych nazw. Kolizją będą każde znaki, które mogą wprowadzić klienta w błąd. Również te różniące się jedną literką.

Czy znaki niezarejestrowane również mogą mi zagrażać?

Panuje mit, że jeżeli ktoś nazwy i logo firmy nie zastrzegł, to prawo go nie zabezpiecza. Tymczasem są przepisy, które w minimalnym stopniu chronią jednak znaki niezastrzeżone. Chodzi o prawo do firmy czy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tutaj możesz zadać sobie pytanie, po co inwestować w rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, skoro przepisy darmowe mnie chronią? Diabeł tkwi w szczegółach. Okazuje się, że ta teoretyczna ochrona obejmuje jedynie terytorium, gdzie działasz. I ustala to sąd, gdy kogoś pozwiesz.

Spójrz na te mapki:

Może się okazać, że wyłączność do nazwy firmy masz tylko w zakresie miasta. Przy działalności lokalnej to może być nawet jedna ulica. Spójrz jaka magia dzieje się po rejestracji znaku towarowego. Uzyskujesz tak monopol na całą Polskę. Nie ma wtedy znaczenia, jak dużą masz działalność. A potwierdzeniem przysługujących Ci praw będzie świadectwo ochronne.

Mam zarejestrowaną domenę. Po co mi badanie?

Rejestracja domeny internetowej nie jest równoznaczna z posiadaniem praw do marki firmy. To, że dany adres jest wolny i możesz wykupić taką domeną nie oznacza, że Twoja nazwa jest bezpieczna. 

Wykupując domenę o nazwie porcelana24.pl dla sklepu z artykułami z porcelany, nie zarejestrujesz jej jako znak towarowy. Nie będziesz też mógł zabronić konkurencji używania tej nazwy, ponieważ informuje ona wprost o Twojej działalności. 

Rejestracja domeny nie daje Ci nawet do niej żadnych praw. To umowa z rejestratorem, którą można porównać do wynajmowania mieszkania. Dopóki za domenę płacisz, to możesz z niej korzystać. Jak przestaniesz – stracisz do niej dostęp.

Czy mogę sam zweryfikować znak towarowy?

Tak. Możesz samodzielnie przeszukać bazy urzędów patentowych. Przy ocenie zdolności rejestrowej znaku towarowego i analizie podobieństwa znaków ogromne znaczenie ma jednak znajomość aktualnego orzecznictwa sądowego. Potoczne rozumienie podobieństwa daleko różni się od tego, jakie reguły stosują sądy.

Poza tym robiąc analizę samodzielnie, nie będziesz obiektywny. Bardzo zależy Ci na tym, aby analiza dała wynik pozytywny. Z pewnością będziesz bagatelizował ewentualne kolizje. Samodzielnie można zrobić badanie na identyczność. To pozwoli  Ci odsiać ewidentne kolizje. Jednak do pogłębionej analizy warto zaangażować rzecznika patentowego. W końcu znaki towarowe to jego specjalizacja. 

Czy wynik badania zawsze jest zero- jedynkowy?

Wiele osób podchodzi do takich poszukiwań jak do sprawdzania dostępności domeny internetowej. Albo jest wolna, albo nie. Przy znakach towarowych jest to o wiele bardziej skomplikowane. Wynik badania przez rzecznika patentowego częściej wskazuje, jakie jest ryzyko wejścia w daną nazwę. Na pewno jednak przy tej okazji otrzymasz precyzyjne wskazówki, co w znaku zmienić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Zarejestrowanych znaków towarowych jest tak wiele, że rzadko kiedy rzecznik patentowy nie znajdzie nic podobnego. To sprawia, że pewne ryzyko problemów prawnych występuje niemal zawsze. Możesz je ograniczyć, poprawiając grafikę znaku lub dodając kolejne słowa.

Dzięki temu rozwodnisz ewentualną kolizję. Tylko, aby to dobrze zastosować, musisz wiedzieć, czego powinieneś się obawiać. A tego dowiesz się tylko z pełnego badania rzecznika patentowego.

Mój znak został poddany analizie prawnej – co dalej?

Jeżeli wynik badania jest dla Ciebie pozytywny, czyli znak posiada zdolność odróżniająca i nie ma innych znaków kolizyjnych, to jak najszybciej rób zgłoszenie. Nie odwlekaj tego. Z doświadczenia wiem, że czas ma naprawdę ogromne znaczenie. Jeżeli marka będzie Ci się świetnie rozwijać, mogą znaleźć się trolle od znaków towarowych, które zrobią takie zgłoszenie na siebie. To coraz większy problem.

Co jednak w przypadku, kiedy rzecznik patentowy nie będzie miał dla Ciebie dobrych wiadomości? Jeżeli okaże się, że Twoja nazwa jest opisowa, to będziesz musiał dokonać zmiany w nazwie albo zgłosić ją z fantazyjną grafiką, czyli jako logo. 

A co w przypadku, gdy okaże się, że ktoś już zastrzegł taką nazwę? Świadome wchodzenie na rynek z identyczną albo podobną nazwą do konkurencji jest bardzo ryzykowne. Najlepiej, jeżeli dokonasz takich zmian, żeby odróżnić swój znak na tle innych.

Po otrzymaniu rejestracji warto, abyś zlecił swojemu rzecznikowi patentowemu usługę monitorowania ochrony znaku towarowego. W jej ramach będzie on na bieżąco weryfikował, czy są zgłaszane znaki podobne do Twojego. Jeżeli takie znajdzie, to zostaniesz o tym poinformowany. Rzecznik patentowy doradzi Ci, jakie możesz podjąć kroki w związku z takim zgłoszeniem.

Czy badanie znaku towarowego jest drogie?

Taką inwestycję musisz zawsze rozpatrywać w kontekście problemów jakich unikasz. Spory o prawa do marek potrafią ciągnąć się latami i kosztować kilkadziesiąt tys. złotych. Profesjonalne badanie zajmuje rzecznikowi patentowemu od 5 do 10 godzin. Dla jasności, obejmuje to poszukiwania podobnych znaków w rejestrach krajowych, unijnych i międzynarodowych. Często głębszej analizie trzeba będzie poddać setki znaków.

Darmowe badanie znaku towarowego na identyczność możesz zrobić samodzielnie. Pogłębione z pisemną opinią prawną jest na tyle pracochłonne, że jest to zawsze usługa płatna. Jej cena zależy od zakresu terytorialnego. Badania międzynarodowe mogą kosztować kilka tys. zł. Analiza tylko na rynek Polski to około 1 tys. zł.

Podsumowanie

Jak widzisz, weryfikacja znaku towarowego jest ważnym etapem w tworzeniu marki. Możesz samodzielnie je wykonać, ale istnieje wysokie ryzyko, że z powodu braku doświadczenia, popełnisz błąd. Nie weźmiesz pod uwagę wszystkich kryteriów, jakie musi spełniać znak albo przeszukując bazy, pominiesz podobne znaki. 

Analiza prawna Twojej nazwy powinna być przeprowadzona przez specjalistę. Rzecznik patentowy jest ekspertem w takich badaniach. Doradzi Ci, jak możesz zwiększyć swoje szanse na skuteczną rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.